Sala: Político-Administrativa
Tipo de recurso: Demanda de nulidad
Materia: Propiedad intelectual
N° de Expediente: 2015-0186 Sentencia Nº 75
Ponente: Marco Antonio Medina Fecha: 21 de febrero
Caso: Sociedad mercantil F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Decisión: 1.- CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta. 2.- Se ANULA el acto administrativo impugnado. 3. – Se ORDENA al Registro de la Propiedad Intelectual emitir nuevo acto administrativo, ante la solicitud de registro del signo “ROCHE (etiqueta)”, inscrita bajo el número 2004-001848, Clase 16 Internacional presentada en fecha 17 de noviembre de 2009, para lo cual deberá tomar en cuenta las consideraciones realizadas en este fallo.
Extracto: “…debe esta Sala traer a colación el artículo 33, numeral 11 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece lo siguiente:
“Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:
(…Omissis…)
11) la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos”.
La norma transcrita consagra una prohibición de registrar marcas cuando hubiere algún parecido que genere una confusión gráfica o fonética entre la que se pretende registrar a otra previamente registrada ya sea para el mismo rubro o para uno distinto pues pudiese inducir a error al consumidor o consumidora, en cuyo caso el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) como órgano regulador del derecho marcario está en la obligación de negar el registro de la última de las marcas solicitadas frente a la que ya se encuentra registrada.
Ahora bien, en el caso bajo estudio la Administración negó la solicitud de registro presentada por considerar que ambas marcas no podían coexistir pacíficamente en el mismo mercado dada la gran semejanza entre dichos signos, lo que podría inducir al público consumidor a confusión del signo solicitado al ya registrado al guardar un parecido fonético considerable.
Por su parte, la representación judicial de la sociedad mercantil demandante señaló que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) al verificar que la empresa Hoffman-La Roche Products Limited cedió A F. Hoffman-La Roche AG., la marca ROCHE (etiqueta) debió considerar que no resultaba aplicable la causal de irregistrabilidad prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial por cuanto esta se refiere a la prohibición de registrar una marca idéntica o similar a otra previamente solicitada o registrada por un tercero o una tercera, para los mismos o análogos productos o servicios y no cuando ambas marcas pertenezcan a un mismo o misma titular.
En efecto, observa la Sala a los folios 80 y 81 del expediente judicial la Planilla “FM-05 SOLICITUD DE CESIÓN No. 68859” de fecha 28 de octubre de 2013 en la cual se indica que la empresa Hoffman-La Roche Products Limited, cedió a la sociedad mercantil F. Hoffman-La Roche AG. “la marca de producto (…) Signo: ROCHE Clase Int: 16 (Nac 38)”, no obstante la mencionada solicitud presentada ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) no fue tomada en consideración por la Administración siendo ello un hecho determinante para la emisión de la Resolución impugnada.
Así, al haber ocurrido la cesión de la mencionada marca en fecha 28 de octubre de 2013, es decir, con posterioridad a la interposición del recurso de reconsideración, -19 de septiembre de 2013-, y al estar la Administración en conocimiento pleno de ese hecho sobrevenido debió el Registrador del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), verificar la registrabilidad del signo “ROCHE (etiqueta)”, inscrita bajo el número 2004-001848, Clase 16 Internacional y proceder a su registro.
De esta manera, resulta evidente para la Sala que la Administración al pasar desapercibida la situación descrita incurrió en el vicio de falso supuesto toda vez que el acto impugnado fue dictado en completa inobservancia de las circunstancias fácticas ocurridas en el caso en concreto razón por la cual debe declararse con lugar la demanda de nulidad y, en consecuencia, se anula la Resolución identificada con el alfanumérico DM/Nro. 063-14 del 21 de agosto de 2014. Así se decide.
Como consecuencia de la anterior declaratoria el Registrador o la Registradora de la Propiedad Intelectual deberá verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico sobre la materia. (Ver Sentencia de la Sala número 384 de fecha 6 de abril de 2016). Así se determina.
En virtud de lo expuesto, esta Sala ordena al Registro de la Propiedad Industrial emitir nuevo acto administrativo, a los efectos de decidir la solicitud de autos para lo cual deberá tomar en cuenta las consideraciones realizadas en este fallo”.
Comentario de Acceso a la Justicia: El fallo apunta al tema de registro de marcas cuya regulación aparece regulada, en principio, por la Ley de Propiedad Industrial (publicada en la Gaceta Oficial Nº 25.227 del 10 de diciembre de 1956). Al respecto, es preciso señalar que la marca está definida como un signo distintivo, palabra o cualquiera otra señal que sirve para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa (artículo 27).
Ahora bien, en el caso en concreto, la sociedad mercantil F. HOFFMANN-LA ROCHE AG. había solicitado el registro de la marca “Roche” que había sido cedida a su vez por la empresa Hoffman-La Roche Products Limited. Sin embargo, el Registrador del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), no verificó esta circunstancia y, por consiguiente, declaró la irregistrabilidad de la referida marca por considerar “que ambas marcas no podían coexistir pacíficamente en el mismo mercado dada la gran semejanza entre dichos signos, lo que podría inducir al público consumidor a confusión del signo solicitado al ya registrado al guardar un parecido fonético considerable”.
Tras el rechazo de la solicitud, la Sala consideró que el órgano administrativo en cuestión había incurrido en una apreciación errada de los hechos y, por ende, determinó que se había configurado el vicio de falso supuesto que como irregularidad administrativa afectó la validez de la decisión administrativa. Por esta razón, la SPA declaró la nulidad absoluta de la resolución administrativa y, por consiguiente, ordenó al Registro de la Propiedad Intelectual emitir nuevo acto administrativo tomando en cuenta el hecho omitido.
Voto salvado: No tiene.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/303893-00075-21219-2019-2015-0186.HTML
